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远同观点 | FTO实务避坑小技巧(一)

阅读数:140 时间:2023-11-23 11:32:32 作者:郑众琳律师

FTO(Free to Operate,自由实施)调查作为专利界近两年爆火的业务,其重要性和主要步骤,业内人士和度娘都已知晓,咱就不讲了。作为一个已做过几十个涉及中、美、日、韩、欧洲某些国以及各种莫名其妙的小国家的FTO调查报告的有点小经验的人,分享一点在FTO调查项目中踩过的坑,供各位大佬参考。如果有同行看到此文后,能少走一段弯路,少加几次班,少浪费一些工时,就算是鄙人做出了一点小贡献。


坑一:离客户实际需求差“最后一公里”

什么叫离客户实际需求差“最后一公里”?就是报告出来后,作为乙方的我们,感觉报告写得行云流水、出神入化,读了令人拍案叫绝;但是,客户感觉不好,总感觉报告差了点什么,甚至还可能感觉多了点什么。

这个坑,应该不仅是FTO调查项目的坑,还是所有专利分析项目的坑。专利分析项目的难点往往不在于分析方法,而是在于如何根据客户的需求设计出最优的分析方案。

最优的分析方案,应该是全面的、合理的。

优秀的分析方案,在能分析出符合客户需求的结论的同时,还应该在最大限度内节省工时,降低客户的开支。

因此,在FTO调查项目启动前,先别急着干活,第一要务是要搞清楚客户的实际需求。

需要注意的是,客户的实际需求,并不代表是客户提出的需求。

举例说明,有一些客户的实际需求是跟客户给出的具体指令是相悖的。

比如,客户指定FTO分析范围为中国,而实际上该产品主要在美国销售,竞争对手也是集中在美国,那FTO分析范围应该设定为美国更为合适;再比如,客户指定FTO分析的产品为某产品,并指出该产品的其中一个零件为技术创新点,而实际上该指定零件为购买获得,那FTO分析时并不一定要对该指定零件进行单独分析。

作为乙方,我们要假定客户不具备任何专业知识,在确认客户实际需求时,需要遵从第一性原理,从客户进行FTO调查的真实目的出发,全面了解客户现状,从商业角度、法律角度去考虑。

再举例说明,有一些客户的实际需求是隐藏需求。

比如,该客户的FTO调查所分析的产品处于马上就要上市的阶段,产品设计可更改的余地不大,那我们在分析过程中,侵权判断的标准应参考实际判例的标准,对于风险专利的提示应更加谨慎,风险专利的对策建议也应尽量从专利无效、许可等角度考虑,即使提出规避设计的建议也应尽量降低客户的设计更改成本。但,如果客户的FTO调查所分析的产品处于研发初期,尚未进入量产阶段,那我们在分析过程中,侵权判断的标准可以适当放宽,风险专利的提示尺度也可以适当放大,风险专利的对策建议也可以优先考虑规避设计,以降低后期出现专利纠纷的可能性。

除了客户产品的设计阶段这个考量因素以外,还有很多其它考量因素。比如,客户准备该FTO报告的目的,是用于企业内部的风险排查,还是用于后期避免惩罚性赔偿的证明。以不同的目的为前提,即使是同样的分析内容和分析范围,最后报告呈现的方式也是不一样的。


决定客户满意度的,往往是客户的隐藏需求;是否能洞察到客户的隐藏需求,且能够将该隐藏需求体现在报告中,这就体现了乙方的专业能力的差异性。

综上,避坑一的小技巧:

1)从商业角度、法律角度,全面了解客户现状,分析客户的实际需求;

2)关注并考虑客户的隐藏需求。



本文作者

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郑众琳律师同时拥有律师、专利代理师、技术经纪人的执业资格,具有十多年的知名律所、专利代理所的从业经验,四年知名电子消费品企业的研发经验,上海市突出贡献专家协会知识产权专业委员会委员,专知智库(数据和知识产权研究智库)知识产权指导委员会副主任委员,长期专注于科技型企业全生命周期知识产权法律及投融资服务,服务企业聚焦于自动化装备、智能家居、物联网、新能源汽车、人工智能等相关技术领域。
郑律师为大量客户提供过知识产权法律顾问服务,对企业的全生命周期知识产权法律问题均有深刻理解,能根据客户的自身现状提供更加精准的知识产权法律服务;在专利方面,郑律师处理过近千件专利申请、答辩或复审案件,处理过十几件业内知名客户的专利无效、行政诉讼和侵权诉讼案件,带领团队处理过上百件专利分析咨询类项目,包括FTO项目、专利导航/微导航项目等;在商标版权方面,郑律师也处理过商标注册、版权登记等常规业务;此外,郑律师还具有多家科创板拟上市企业的知识产权辅导的项目经验,近年来对科技型企业的投融资业务也有所涉猎。

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